Un contratto di licensing stabilisce cosa si concede (quale marchio o personaggio, su quali prodotti), dove (territorio e canali), per quanto tempo, a che prezzo (royalty, minimo garantito, anticipo), con quali controlli (approvazioni e verifiche) e cosa succede alla fine. Conviene che le due parti decidano questi punti prima di arrivare alla bozza; la stesura va affidata a un avvocato.
Cosa dice la legge italiana
Il Codice della proprietà industriale permette di dare in licenza un marchio, anche non in esclusiva, per tutti o solo per alcuni dei prodotti e servizi per cui è registrato e per tutto o parte del territorio italiano; in caso di licenza non esclusiva il licenziatario deve impegnarsi a usarlo su prodotti uguali a quelli venduti con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. In ogni caso la licenza non deve trarre in inganno il pubblico sulle caratteristiche essenziali dei prodotti (art. 23 del Codice della proprietà industriale). Il resto lo decide il contratto: per questo i punti qui sotto vanno messi per iscritto.
Se il contratto riguarda anche personaggi, illustrazioni o altre opere, entra in gioco la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941): i diritti di utilizzazione possono essere ceduti o concessi in tutti i modi consentiti dalla legge, ma la loro trasmissione deve essere provata per iscritto (art. 107 e art. 110, testo della legge). Per questo il contratto deve indicare con precisione quali opere e quali usi sono concessi.
Quando l’accordo vale in più paesi dell’Unione europea, le clausole vanno valutate con un avvocato anche rispetto al diritto europeo della concorrenza.
I punti da decidere prima della bozza
- Oggetto: quali marchi, loghi o personaggi e per quali categorie di prodotto.
- Esclusiva: se il licenziatario è l’unico in quella categoria e in quel territorio.
- Territorio e canali: paesi, e se si vende in negozio, nella grande distribuzione, online.
- Durata e rinnovo: quanti anni, se il rinnovo è automatico e con quale preavviso si disdice.
- Compenso: percentuale di royalty, su quale base si calcola, minimo garantito, anticipo, scadenze dei rendiconti.
- Qualità e approvazioni: chi approva cosa, in quali fasi, con quale guida di stile.
- Verifiche: diritto del titolare di controllare contabilità e produzione.
- Tutela del marchio: chi agisce e chi paga in caso di contraffazione.
- Cessione: se il licenziatario può passare il contratto ad altri.
- Fine del contratto: cause di risoluzione, cosa fare delle scorte e da quando si smette di usare il marchio.
- Legge e controversie: legge applicabile, mediazione, arbitrato o tribunale.
Gran parte di queste voci è nel modello di contratto di licenza di marchio pubblicato sul sito della Camera di commercio di Bologna, che prevede anche gli obblighi del titolare di mantenere e rinnovare la registrazione del marchio. Canali di vendita, anticipo, approvazioni e guida di stile sono punti tipici dei contratti di licensing di personaggi e marchi di consumo che conviene aggiungere. Come si calcolano royalty e minimo garantito è spiegato in royalty e minimo garantito nel licensing; cosa contiene la guida su cui si giudicano i prodotti è nell’articolo sulla style guide di licensing.
Le dimenticanze più frequenti
- Confini vaghi su esclusiva, territorio e canali: sono tra i primi punti da definire con precisione.
- Nessuna regola per l’ultima stagione: quanto si può ancora produrre e come si vendono le scorte dopo la scadenza.
- Nessuna garanzia di pagamento, come anticipo o minimo garantito.
- Diritti di verifica deboli su conti e produzione.
- “Inadempimento grave” non definito, quindi difficile da far valere.
Sono alcuni dei dieci segnali d’allarme elencati sul blog di Alt Legal, società di software per la gestione dei marchi (Alt Legal, in inglese): valgono come lista di controllo, non come regola di legge.
Cosa preparare prima di andare dall’avvocato
L’avvocato scrive meglio e più in fretta se le parti arrivano con le idee chiare: l’elenco dei prodotti e delle categorie, i paesi e i canali di vendita, una stima realistica delle vendite (serve a fissare il minimo garantito), il calendario di lancio, chi approva i prodotti dal lato del titolare. Se il marchio non è ancora registrato in tutte le classi e i paesi che servono, è il momento di verificarlo: lo spieghiamo in come dare in licenza il proprio marchio.
Questo articolo è un orientamento generale, non una consulenza legale: ogni contratto di licenza va scritto o rivisto da un avvocato esperto di proprietà industriale.
Da dove partire
Le basi sono nella guida su come funziona il brand licensing e i termini nel glossario. Se state preparando un programma di licensing e volete capire con chi e come farlo, scriveteci dalla pagina del servizio di licensing.
